Передача интеллектуальной собственности при релокации бизнеса

Выход бизнеса на новые рынки – процесс не новый, а в текущих условиях – достаточно распространенный. Необходимость корпоративной реструктуризации, поиска или удержания клиентов, привлекательные налоговые условия, наличие специальных программ и режимов могут стать причинами, по которым владельцы среднего и крупного бизнеса принимают решение релоцировать свою деятельность в другие юрисдикции. 

Как правило, для этих целей за рубежом регистрируется новое юридическое лицо или группа компаний (холдинг) с целью передачи всех или части активов, перезаключения договоров с клиентами, получения налоговых льгот и т.д. Первоначальное юридическое лицо может продолжать работать в составе международной группы, изменив свой функционал в соответствии со стратегией «головного офиса», а может быть и вовсе ликвидировано (в случае полного ухода с прежнего рынка). 

Новая компания ориентирована на выполнение конкретных бизнес-задач, поэтому, как правило, ей необходимо в сжатые сроки получить в свое ведение значительные ресурсы и активы, включая права на ключевые объекты интеллектуальной собственности.

Важно правильно распорядиться IP правами при реорганизации своего бизнеса. 

Рассмотрим основные варианты для ситуации, когда права на интеллектуальную собственность должны быть переданы от белорусской организации в пользу иностранного юридического лица.

Один из самых, на первый взгляд, простых способов – это передача объектов интеллектуальной собственности путем заключения договора уступки исключительных прав.

Такой вариант привлекателен простой и понятной структурой сделки, равно как и быстротой перехода исключительных прав к компании-приобретателю. 

Однако есть и ряд нюансов, которые следует иметь в виду:

1. Уступить права «бесплатно» не получится, поскольку белорусское законодательство запрещает безвозмездную уступку между коммерческими организациями, то есть по договору должна фактически осуществляться выплата согласованного вознаграждения.
   В случае заключения безвозмездного договора уступки исключительных прав к такой сделке будут применены последствия недействительной (ничтожной) сделки как сделки, не соответствующей законодательству. На практике безвозмездная и безвозвратная передача исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности может быть реализована только в связи с применением законодательства о безвозмездной спонсорской помощи.
2. Если белорусская компания не является резидентом ПВТ, то придется заплатить соответствующие налоги с полученной суммы. 
3. Если компания-правообладатель является резидентом ПВТ и вправе на основании заявленных видов деятельности заключать такие сделки и получать соответствующий доход, это освободит ее от уплаты налога на прибыль и НДС в отношении вознаграждения за уступку прав, полученного по сделке. В случае, если полученный доход по сделке будет признан непрофильным доходом, компания может лишиться своего статуса резидента ПВТ, и как следствие, налоговых льгот, что повлечет начисление невыплаченных налогов за предыдущие периоды. В таких случаях требуется предварительное согласование нового (дополнительного) бизнес-проекта.
4. Необходимость регистрации договора на портале Национального банка, если сумма вознаграждения по договору превысит 4 000 базовых величин.

Еще одним вариантом того, как права на объекты интеллектуальной собственности можно передать новой компании, является внесение белорусской компанией прав на объекты интеллектуальной собственности в качестве вклада в уставный фонд иностранной компании. Законодательством Республики Беларусь не установлены запреты (ограничения) на внесение прав на объекты интеллектуальной собственности в качестве вклада в уставный фонд, в частности, иностранных компаний. 

В таком случае исключительное право на объект интеллектуальной собственности переходит с даты фиксации внесения вклада в уставный фонд новой компании, если иной срок не вытекает из требований закона. Такие сделки не требуют регистрации на портале Национального банка, как и получения его разрешения.

В то же время, стоит помнить о всех этапах этого варианта:

1. Проверить возможные ограничения по формированию уставного фонда (приобретению долей, акций) иностранной компании за счет нематериальных активов.
2. Необходимость соблюдения ряда корпоративных процедур по законодательству Беларуси и иностранной юрисдикции, которые, в первую очередь, касаются оценки стоимости неденежного вклада и выбора организации, результаты оценки которой будут являться надлежащими для целей внесения IP в уставный фонд иностранной компании.
   Также стоит продумать, своевременно провести и грамотно оформить решения общего собрания о совершении сделки (крупной сделки/сделки с аффилированным лицом), регистрацию изменений в уставы компаний и т.д. 
3. У белорусской компании появится обязательство уведомления налогового органа об участии в иностранной организации не позднее 10 рабочих дней с момента получения статуса такого участника. 
4. Проверить необходимость проведения дополнительных административных процедур (регистрация перехода прав, уведомление компетентных органов, репозиториев и т.д.). 

В некоторых случаях компании рассматривают вариант, при котором происходит ликвидация белорусской компании и последующая передача IP участнику в составе оставшегося после ликвидации имущества.

Законодательством Республики Беларусь прямо не установлено, могут ли быть исключительные права на объекты интеллектуальной собственности отнесены к имуществу, подлежащему распределению между участниками (передаче единственному участнику) общества, в качестве имущества, оставшегося после ликвидации. 

Полагаем, риск признания неправомерным перехода исключительного права после ликвидации общества к единственному участнику значительно ниже, чем при попытке распределения его между несколькими участниками.
В связи с отсутствием четкого регулирования по данному вопросу следует учитывать потенциальные риски, которые могут возникнуть при проведении в будущем правовой оценки правомерности приобретения прав иностранной компанией (например, при проведении правового аудита интеллектуальной собственности перед сделкой или привлечением инвестиций).

Отдельно стоит оценить риски, которые могут быть связаны с ликвидацией юридического лица. Так, если после ликвидации хозяйственного общества будет доказано, что оно в целях избежания ответственности перед своими кредиторами передало другому лицу или иным образом намеренно скрыло хотя бы часть своего имущества, кредиторы, не получившие полного удовлетворения своих требований в рамках ликвидационного производства, вправе обратить взыскание на это имущество в непогашенной части долга.

Выше описаны некоторые, но не все способы передачи интеллектуальной собственности иностранной компании. Очевидно, что ни один из них не является универсальным для применения на практике. Каждая конкретная ситуация требует комплексной правовой оценки с учетом требований всех вовлеченных юрисдикций, включая нормы корпоративного, налогового законодательства, права интеллектуальной собственности, а также положения учредительных документов и иных актов компаний. 

Обратитесь к юристам сегодня – для принятия взвешенного решения с минимально возможным количеством рисков для бизнеса в будущем.